Pintu Tanpa Kedaluwarsa: Membatalkan Merek Beriktikad Tidak Baik

Setiap beberapa bulan datang klien dengan persoalan yang sama. Merek mereka — terdaftar di tiga puluh yurisdiksi, digunakan sejak dekade 1990-an — di Indonesia dikuasai perusahaan yang tidak dikenal siapa pun di kantor pusat. Pendaftarannya berumur enam tahun. Penasihat hukum regional mereka menyatakan bahwa tenggang lima tahun untuk gugatan pembatalan sudah lewat tahun lalu, dan satu-satunya jalur yang tersisa adalah membuktikan merek itu tidak digunakan.

Nasihat itu keliru, dan kekeliruannya mahal.

Apa yang sebenarnya diatur Pasal 77

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdiri atas dua ayat. Hampir seluruh nasihat yang beredar mengenai tenggang pembatalan merek di Indonesia bertumpu pada ayat pertama dan mengabaikan ayat kedua.

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.”

Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016

“(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Pasal 77 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 — penekanan ditambahkan

Ayat (2) bukan pengecualian yang harus diperjuangkan. Ia kaidah tersendiri dengan pemicunya sendiri. Apabila terdapat unsur iktikad tidak baik, ayat (1) sama sekali tidak berlaku — tidak ada tenggang yang perlu diperpanjang, dikesampingkan, atau dimaafkan, karena tenggang itu memang tidak pernah melekat.

Dasarnya sendiri berada pada Pasal 21 ayat (3), dan hanya satu kalimat:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016

Dibaca bersama Pasal 76, yang memberi hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga berdasarkan alasan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, bangunannya menjadi utuh: iktikad tidak baik adalah alasan pembatalan, dan pembatalan atas dasar itu tidak mengenal kedaluwarsa.

Mengapa ketentuan ini penting

Pasal 77 ayat (2) ada karena kerugian yang disasarnya bukan kelalaian, melainkan pengambilan hak orang lain. Pendaftar yang mengajukan permohonan sambil mengetahui merek itu milik pihak lain tidak sedang melakukan kekhilafan yang pantas dimaafkan oleh berjalannya waktu. Menganggap pendaftarannya sembuh setelah lima tahun justru memberi ganjaran kepada squatter yang pandai berdiam diri — persis perilaku yang hendak dipatahkan ketentuan ini.

Dua jalur undang-undang terhadap pendaftaran merek di Indonesia, berdampingan. Putusan 144 memperpanjang jangka waktu jalur pertama. Jalur kedua tidak memiliki jangka waktu untuk diperpanjang.

Mengapa non-use adalah gugatan yang lebih lemah terhadap squatter

Penasihat hukum asing cenderung memilih non-use karena secara faktual terasa lebih sederhana: pendaftarnya memang tidak menjual apa pun, maka buktikan saja itu. Dalam praktik, ia justru gugatan yang lebih sulit dibuktikan dan lebih mudah dipatahkan.

	Penghapusan — Pasal 74	Pembatalan — Pasal 76 jo. 21(3)
Yang harus dibuktikan	Hal negatif: tidak ada penggunaan di mana pun di Indonesia selama lima tahun berturut-turut	Hal positif: pemohon mengetahui hak Penggugat ketika mendaftarkan
Kedaluwarsa	Berjalan sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir	Tidak ada, menurut Pasal 77 ayat (2)
Pembelaan termurah Tergugat	Merekayasa penggunaan sekadarnya setelah perkara bergulir	Tidak tersedia — niat pada tanggal permohonan tidak dapat diubah secara surut
Alat bukti lazim	Survei pasar yang dipesan di sejumlah ibu kota provinsi	Dokumen: pendaftaran terdahulu, situs web Tergugat sendiri, data perseroan
Dampak Putusan 144	Jendela diperpanjang dari tiga menjadi lima tahun	Tidak ada

Persoalan penggunaan sekadarnya patut diperhatikan khusus. Pendaftar yang menghadapi gugatan non-use dapat menyiapkan satu kali cetak kemasan, segelintir unggahan lapak, dan dua lembar faktur — seluruhnya bertanggal setelah gugatan didaftarkan. Pengadilan Indonesia pernah mengesampingkan penggunaan semacam itu dalam setidaknya satu perkara yang dilaporkan, tetapi praktiknya belum seragam. Penggugat yang memilih jalur non-use telah menyerahkan pembelaan seharga beberapa juta rupiah kepada lawannya.

Iktikad tidak baik tidak menyediakan pelarian setara. Pertanyaannya adalah apa yang diketahui pemohon pada tanggal permohonan, dan sebanyak apa pun kegiatan setelahnya tidak mengubah fakta itu.

Apa yang sungguh membuktikan iktikad tidak baik

Pengadilan Indonesia secara historis membaca iktikad tidak baik secara sempit, dan Penggugat asing pernah kalah dalam perkara yang mereka kira pasti menang. Gugatan yang berhasil adalah yang dibangun di atas dokumen, bukan di atas betapa nyatanya kesalahan pihak lawan.

Sebuah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada November 2024 memperlihatkan polanya. Penggugat, produsen perangkat keras penambangan mata uang kripto, memohon pembatalan pendaftaran merek BITMAIN dan ANTMINER yang dikuasai pihak lokal. Pengadilan membatalkan keduanya dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencoretnya dari Daftar Umum Merek. Pertimbangannya bertumpu pada empat hal yang konkret:

Merek tersebut telah digunakan dan didaftarkan di berbagai negara jauh sebelum permohonan di Indonesia diajukan.
Merek yang didaftarkan identik dengan nama badan hukum Penggugat sendiri.
Tergugat menggunakan merek itu untuk menjual mesin produksi Penggugat sendiri — membuktikan ia tahu persis merek siapa yang ia daftarkan.
Situs web Tergugat sendiri memuat pernyataan yang mengakui bahwa BITMAIN dan ANTMINER adalah milik Penggugat.

Butir keempat yang paling layak direnungkan. Tergugat dikalahkan oleh materi publikasinya sendiri. Dalam perkara squatting, bukti yang menentukan sangat sering terpampang di ruang publik: halaman reseller, deskripsi produk, unggahan media sosial, pemberitahuan impor. Ia hanya perlu diamankan dan diautentikasi sebelum Tergugat menurunkannya.

Bukti yang menggerakkan pengadilan Indonesia

Prioritas di luar negeri, terdokumentasi. Salinan resmi pendaftaran asing yang bertanggal lebih dahulu daripada permohonan di Indonesia.
Identik dengan nama badan hukum atau nama produk. Kebetulan menjadi tidak masuk akal ketika merek itu juga nama perseroan Penggugat.
Pernyataan Tergugat sendiri. Naskah situs web, katalog, lapak marketplace, kemasan — apa pun yang menunjukkan Tergugat mengetahui asal-usul merek. Amankan dengan rekaman layar yang dinotariilkan atau berita acara jurusita; tangkapan layar biasa mengundang bantahan soal keautentikan.
Hubungan terdahulu. Perjanjian distribusi, pesanan pembelian, korespondensi, atau hubungan kerja maupun keagenan di masa lalu.
Pola pendaftaran. Tergugat yang menguasai beberapa merek milik perusahaan asing yang tidak saling berhubungan.
Dokumen impor dan kepabeanan yang menunjukkan Tergugat pernah mengimpor barang asli Penggugat sebelum mendaftarkan merek.

Memadukan iktikad tidak baik dengan dalil merek terkenal

Pasal 21 ayat (1) lazim didalilkan berdampingan dengan Pasal 21 ayat (3), dan keduanya saling menguatkan. Huruf b mencakup merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; huruf c memperluasnya ke barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Membuktikan status merek terkenal adalah pekerjaan dokumenter dengan daftar periksa yang sudah dipublikasikan. Praktik pendaftaran di Indonesia menerapkan sembilan kriteria, yang kini diatur dalam Permenkum No. 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek:

Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha
Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek
Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran
Jangkauan daerah penggunaan merek
Jangka waktu penggunaan merek
Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi
Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain
Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan
Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang

Kriteria ketujuh dan kedelapan sering kurang dimanfaatkan. Portofolio pendaftaran di luar negeri, serta riwayat keberhasilan keberatan atau penegakan hukum di yurisdiksi lain, keduanya bersifat dokumenter dan keduanya berada dalam kendali Penggugat sendiri. Keduanya tidak bergantung pada upaya meyakinkan pengadilan Indonesia mengenai persepsi konsumen di Indonesia — bagian yang justru paling sulit dari seluruh pembuktian.

Peringatan mengenai harapan

Mendalilkan merek terkenal bukan jalan pintas. Pengadilan Indonesia membaca Pasal 21 ayat (1) secara ketat, dan Penggugat pernah kalah atas dasar itu. Dalam sengketa berkepanjangan mengenai merek LEXUS, Mahkamah Agung menguatkan pendaftaran lokal yang lebih dahulu terhadap permohonan yang diajukan belakangan oleh produsen kendaraan. Dalam perkara terpisah mengenai BMW, pengadilan niaga menerima dalil reputasi namun Mahkamah Agung menolak gugatan atas dasar barangnya tidak sejenis.

Status merek terkenal memperkuat dalil iktikad tidak baik. Ia tidak menggantikannya.

Prosedur memutuskan lebih banyak perkara daripada pokok perkara

Inilah titik yang paling sering mengalahkan Penggugat asing, dan sama sekali tidak berkaitan dengan kuatnya hak mereka.

Gugatan pembatalan diajukan ke Pengadilan Niaga, yang menerapkan hukum acaranya secara ketat. Cacat formil dalam gugatan yang sudah didaftarkan tidak dapat diperbaiki. Analisis atas putusan non-use yang dipublikasikan menemukan sebelas gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan prosedural, empat ditolak atas pokok perkara, dan sepuluh merek berhasil dibatalkan — artinya lebih banyak gugatan kandas karena prosedur daripada yang sampai diperiksa substansinya. Kegagalan prosedural yang tercatat antara lain menambahkan alasan pembatalan di luar yang didalilkan, dan menuntut hal yang berada di luar kewenangan pengadilan untuk mengabulkannya.

Tiga konsekuensi bagi Penggugat yang menyiapkan gugatan:

Dalilkan seluruh alasan sejak awal. Alasan tidak dapat ditambahkan belakangan. Apabila Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) sama-sama tersedia, dalilkan keduanya.
Jaga petitum tetap dalam kewenangan pengadilan. Pembatalan pendaftaran dan perintah kepada Direktorat Jenderal untuk mencatat pembatalannya. Bukan ganti rugi yang semestinya diajukan dalam gugatan tersendiri, dan bukan deklarasi yang tidak berwenang dijatuhkan pengadilan.
Pastikan legal standing Penggugat benar. Pasal 76 mensyaratkan pihak yang berkepentingan. Apabila entitas grup yang memegang pendaftaran asing berbeda dari entitas yang berdagang di kawasan, tentukan siapa yang menggugat dan dokumentasikan hubungannya sebelum mendaftarkan gugatan.

Urutan praktis

Telusuri Daftar Umum Merek lebih dahulu, bukan setelah masalah muncul. Penelusuran portofolio global terhadap daftar Indonesia berbiaya kecil dan memunculkan paparan selagi pilihan masih terbuka.
Amankan bukti publik segera dan secara layak. Rekaman layar situs web Tergugat yang dinotariilkan pekan ini jauh lebih berharga daripada perdebatan tahun depan mengenai apa isinya. Tergugat menurunkan halamannya begitu somasi datang.
Pertimbangkan apakah somasi perlu dikirim sama sekali. Somasi memperingatkan squatter dan dapat memicu penghilangan bukti sekaligus rekayasa penggunaan. Apabila buktinya sudah diamankan dan gugatannya siap, mendaftarkan gugatan lebih dahulu sering kali pilihan yang lebih baik.
Dalilkan Pasal 76 jo. Pasal 21 ayat (3), dengan sandaran Pasal 77 ayat (2). Tambahkan Pasal 21 ayat (1) huruf b atau c apabila status merek terkenal dapat didokumentasikan terhadap sembilan kriteria tersebut.
Siapkan diri untuk kasasi. Pembatalan merek lazim dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Bangun berkas di tingkat pertama dengan kesadaran itu, karena posisi pembuktian sudah hampir tertutup pada tahap tersebut.
Daftarkan secara defensif setelah merek dipulihkan. Membatalkan satu pendaftaran tidak mencegah permohonan berikutnya. Amankan kelas yang penting, berikut varian-variannya.

Ringkasnya

Apabila sebuah merek diambil dengan iktikad tidak baik, tidak ada tenggang waktu. Pasal 77 ayat (2) menyatakannya secara harfiah. Kesulitan praktisnya tidak pernah terletak pada kedaluwarsa — melainkan pada menghimpun bukti dokumenter mengenai apa yang diketahui pendaftar ketika ia mengajukan permohonan, dan mengajukan gugatannya dalam bentuk yang diterima Pengadilan Niaga.

Penasihat yang menyatakan bahwa jendelanya sudah tertutup sedang membaca ayat (1) lalu berhenti di situ.

Informasi umum, bukan pendapat hukum. Tulisan ini membahas hukum Indonesia sebagaimana berlaku pada saat tulisan ini diterbitkan dan disediakan sebagai informasi umum. Peraturan perundang-undangan dapat berubah; pastikan kemutakhirannya sebelum digunakan. Tulisan ini bukan pendapat hukum atas perkara tertentu dan tidak melahirkan hubungan advokat–klien. Hasil setiap perkara bergantung pada faktanya masing-masing, dan putusan yang dirujuk merupakan contoh, bukan jaminan hasil.

Apabila nomor putusan belum dipublikasikan dalam sumber yang dapat diakses, tulisan ini menyebut pengadilan dan bulannya, bukan mencantumkan nomor yang belum kami verifikasi.

Sumber

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis — Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2)
Permenkum No. 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek, ditetapkan Januari 2026 dan berlaku 22 Februari 2026, mencabut Permenkumham No. 67 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 12 Tahun 2021 (diakses 5 Oktober 2026)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, 30 Juli 2024 — mkri.id
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, November 2024 — pembatalan BITMAIN dan ANTMINER, sebagaimana dilaporkan Tilleke & Gibbins (diakses 3 Oktober 2026)
Analisis putusan non-use yang dipublikasikan — Rouse (diakses 3 Oktober 2026)
Sengketa LEXUS dan BMW — Asia IP Law (diakses 3 Oktober 2026)

Terkait: yang berubah dan yang tidak tersentuh dari Putusan 144