Lex Aeterna Law FirmLex Aeterna Law Firm

Sebagian besar portofolio merek multinasional di Indonesia memuat pendaftaran yang hari ini tidak dapat dipertahankan oleh siapa pun di dalam perusahaan itu sendiri. Bukan karena bisnisnya meninggalkan merek tersebut, melainkan karena merek itu didaftarkan untuk tujuan yang memang tidak menghasilkan bukti: menahan sebuah kelas tetap terbuka, menghalangi pesaing, mencadangkan nama produk yang belum diluncurkan bagian pemasaran.

Menurut hukum Indonesia, entri semacam itu terpapar risiko dengan cara yang khas, dan paparannya dapat diukur. Tulisan ini memaparkan cara mengukurnya.

Aritmetika sebuah pendaftaran defensif

Dua ketentuan mengatur masa pakai sebuah pendaftaran, dan keduanya tidak sejajar.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pelindungan selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan permohonan perpanjangan diajukan dalam enam bulan sebelum berakhirnya masa pelindungan dan tersedia tenggang enam bulan setelahnya. Itu jam administratif, dan ia longgar.

Pasal 74 menjalankan jam kedua yang jarang terlihat oleh pengelola portofolio. Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tidak digunakan dalam perdagangan selama jangka waktu berturut-turut — tiga tahun menurut rumusan asli, dan lima tahun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 30 Juli 2024.

Celahnya

Sebuah pendaftaran dapat lunas seluruh biayanya, diperpanjang tepat waktu, dan sempurna secara administratif, namun tetap dihapus karena tidak pernah ada barang yang dijual di bawahnya. Biaya perpanjangan tidak membeli apa pun terhadap Pasal 74. Satu-satunya pembelaan adalah bukti penggunaan, atau alasan yang diakui undang-undang.

Apa yang sebenarnya dibeli oleh perpanjangan itu

Putusan 144 umumnya dibicarakan dari sisi apa yang ia berikan kepada pendaftar yang tidak menggunakan mereknya. Bagi pemilik merek dengan portofolio defensif, dampak praktisnya lebih sempit dan lebih berguna: jendela kerentanan sebuah entri yang belum diluncurkan bergeser dari tiga tahun menjadi lima, dan terputusnya penggunaan akibat force majeure kini berada di dalam pengecualian yang diatur undang-undang.

Mahkamah memaknai Pasal 74 ayat (2) huruf c sehingga frasa “larangan sejenis” harus dibaca mencakup keadaan force majeure sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah. Bersama pengecualian yang sudah ada — larangan impor dan pembatasan regulatif sementara — hal itu memberi pemilik merek tiga alasan yang diakui mengapa suatu merek boleh tidak digunakan tanpa kehilangan pelindungannya.

KeadaanSebelum Putusan 144Setelah Putusan 144
Kelas dicadangkan untuk produk yang diluncurkan pada tahun keempatRentan sejak tahun ketigaTerlindungi sampai tahun kelima
Peluncuran tertunda karena pandemi atau bencana alamTidak ada alasan yang tegas di undang-undangPengecualian force majeure tersedia
Izin edar masih dalam proses di BPOMDapat didalilkan sebagai pembatasan regulatif sementaraSama, dengan pembingkaian yang lebih jelas
Impor produknya dilarangPengecualian tersediaPengecualian tersedia
Varian dicadangkan tanpa batas, tanpa rencana peluncuranRentanRentan — dua tahun kemudian

Baris terakhir perlu dibaca dua kali. Tidak ada satu pun dalam putusan itu yang melindungi pendaftaran yang memang tidak akan pernah digunakan. Ia memindahkan tanggalnya.

Siapa sebenarnya yang mengajukan gugatan ini

Dalam keadaan lazim, bukan squatter. Penggugat khas dalam perkara Pasal 74 adalah pelaku usaha yang menginginkan merek itu dan tidak bisa memperolehnya: perusahaan domestik yang nama pilihannya terhalang pada suatu kelas di mana pendaftarnya tidak memiliki produk apa pun, atau pesaing yang sedang membuka jalan bagi peluncurannya sendiri.

Hal itu membentuk profil risikonya. Entri defensif pada kelas yang memang digeluti bisnisnya jarang diserang, karena Penggugat tidak memperoleh apa-apa. Entri yang mengundang gugatan adalah yang menghalangi pihak dengan alasan komersial yang hidup untuk menginginkannya — yang biasanya berarti kelas-kelas cadangan yang paling jauh dari perdagangan sesungguhnya si pemilik merek.

Dan itu pula entri yang paling sulit dibuktikan penggunaannya, karena memang tidak ada yang bisa dibuktikan.

Audit yang dapat Anda jalankan kuartal ini

Latihan ini bukan pendapat hukum. Ia pertanyaan inventaris yang dapat dijawab seorang pengelola merek dengan sebuah lembar kerja, dan sebaiknya dijawab sebelum ada yang mendaftarkan gugatan, bukan sesudahnya.

Untuk setiap pendaftaran di Indonesia, catat empat hal:

  1. Tanggal pendaftaran, dan tanggal pemakaian terakhir yang terdokumentasi. Jam Pasal 74 berjalan sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir, mana yang lebih kemudian. Untuk merek yang digunakan terus-menerus, jam itu tidak pernah mulai berjalan.
  2. Apa yang dapat dikeluarkan dalam tiga puluh hari seandainya gugatan didaftarkan besok. Bukan apa yang ada di suatu tempat di dalam grup — melainkan apa yang sungguh dapat diambil, di Indonesia, di bawah merek ini, dalam waktu satu bulan.
  3. Apakah ada alasan yang diakui, dan apakah terdokumentasi. Larangan impor, pembatasan regulatif sementara, atau force majeure. Alasan yang tidak dicatat seorang pun saat kejadian jauh lebih sulit dibuktikan belakangan.
  4. Apakah ada pihak lain yang masuk akal menginginkan kelas itu. Kelas cadangan yang tidak diperebutkan siapa pun memiliki profil risiko berbeda dari kelas yang menghalangi pendatang pasar yang aktif.

Hasilnya terpilah menjadi tiga kelompok. Entri dengan bukti yang siap tidak memerlukan apa-apa. Entri dengan alasan yang terdokumentasi memerlukan dokumentasinya disimpan di tempat yang dapat ditemukan. Entri yang tidak memiliki keduanya adalah paparan yang nyata — dan jumlahnya biasanya lebih banyak daripada yang diperkirakan.

Apa yang dihitung sebagai bukti, dan apa yang tidak

Beban membuktikan ketidakgunaan berada pada Penggugat, bukan pada pendaftar. Hal itu penting: pendaftar tidak harus membuktikan penggunaan secara abstrak, ia hanya perlu mematahkan dalil yang sudah dibangun pihak lawan — yang biasanya bertumpu pada survei pasar yang dipesan khusus.

Alat bukti survei memiliki kelemahan struktural yang layak dipahami. Survei pengenalan konsumen yang digelar di sejumlah ibu kota provinsi mengukur jangkauan iklan. Ia tidak mendeteksi hubungan dengan satu distributor, pengaturan pasokan antarpelaku usaha, atau penjualan melalui lapak marketplace. Pemilik merek yang kehadiran Indonesianya berjalan lewat satu distributor eksklusif, secara pembuktian, berada pada posisi yang kurang lebih sama dengan usaha mikro — tidak terbaca oleh metodenya, dan sungguh berdagang.

Bukti dokumenter mengenai transaksi niaga yang nyata adalah jawabannya, dan ia berada dalam kendali pemilik merek sendiri:

  • Faktur, surat jalan, dan pesanan pembelian yang mencantumkan merek
  • Perjanjian distribusi dan pasokan yang menyebut merek
  • Pemberitahuan impor dan dokumen kepabeanan
  • Izin edar dan sertifikasi atas nama merek — BPOM, sertifikat halal, persetujuan POSTEL
  • Riwayat transaksi marketplace dengan tanggal dan volume pesanan
  • Pemesanan kemasan, label, dan barang cetakan bermerek
  • Pelaporan pajak atas barang yang dijual di bawah merek

Semua itu tidak menolong apabila tidak dapat ditemukan. Kegagalan praktisnya hampir tidak pernah karena buktinya tidak ada; melainkan karena tidak ada yang sanggup menghimpunnya di dalam tenggat prosedural.

Catatan mengenai penggunaan sekadarnya

Godaan ketika gugatan diterima adalah menciptakan kegiatan: satu kali produksi kecil, beberapa unggahan lapak, satu dua lembar faktur. Pengadilan Indonesia pernah mengesampingkan penggunaan semacam itu dalam setidaknya satu perkara yang dilaporkan, meski praktiknya belum seragam. Yang lebih penting, lonjakan kegiatan yang bertanggal setelah gugatan didaftarkan justru mengundang majelis membaca sisa berkasnya dengan curiga. Bukti yang dihimpun sebelum sengketa jauh lebih bernilai daripada bukti yang direkayasa selama sengketa berlangsung.

Apa yang dilakukan terhadap entri yang terpapar

Setelah mengidentifikasi pendaftaran yang tidak dapat dipertahankan, tersedia empat pilihan, dan keempatnya tidak saling meniadakan.

  • Ciptakan penggunaan yang sungguhan. Peluncuran komersial terbatas di bawah merek tersebut — produk nyata, dijual kepada pelanggan nyata, difakturkan dengan benar — memulai kembali jam dari tanggal pemakaian terakhir. Bagi varian cadangan yang punya alasan komersial masuk akal, ini sering lebih murah daripada berperkara.
  • Lisensikan. Penggunaan oleh penerima lisensi, berdasarkan perjanjian lisensi yang dicatatkan, adalah penggunaan. Apabila entitas grup atau distributor sudah menjual sesuatu yang berdekatan, langkah ini bisa jadi mudah.
  • Persempit uraian barangnya. Apabila suatu pendaftaran mencakup barang yang tidak akan pernah dijual bisnisnya, pertimbangkan apakah keluasan itu sepadan dengan paparan yang ditimbulkannya. Pendaftaran yang lebih sempit namun sepenuhnya digunakan adalah aset yang lebih kuat daripada pendaftaran luas yang tidak digunakan.
  • Terima risikonya, secara sadar. Kadang pendaftaran penghalang layak dipertahankan meskipun dapat dihapus, karena menghapusnya memakan waktu bertahun-tahun bagi Penggugat dan penghalangnya bernilai selama itu. Itu pilihan komersial yang sah — sepanjang ia memang sebuah pilihan, bukan kelalaian.

Pokoknya dalam satu kalimat

Putusan 144 memberi portofolio defensif ruang dua tahun lebih panjang. Ia tidak membuatnya permanen, dan biaya perpanjangan memang tidak pernah menjadi pelindungnya. Pendaftaran yang berisiko adalah yang akan membuat tim Anda kesulitan menghimpun buktinya dalam sebulan — dan waktu untuk mengetahui mana saja itu adalah sekarang, bukan ketika gugatan sudah datang.

Informasi umum, bukan pendapat hukum. Tulisan ini membahas hukum Indonesia sebagaimana berlaku pada saat tulisan ini diterbitkan dan disediakan sebagai informasi umum. Peraturan perundang-undangan dapat berubah; pastikan kemutakhirannya sebelum digunakan. Tulisan ini bukan pendapat hukum atas perkara tertentu dan tidak melahirkan hubungan advokat–klien. Keputusan portofolio bergantung pada fakta masing-masing dan sebaiknya diambil berdasarkan nasihat hukum.

Sumber

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis — Pasal 35, Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 76
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 144/PUU-XXI/2023, diucapkan 30 Juli 2024 — naskah lengkap dan ikhtisar resmi
  • Praktik pembuktian dalam gugatan non-use — Rouse (diakses 3 Oktober 2026)
  • Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS), Pasal 19

Terkait: membatalkan pendaftaran beriktikad tidak baik, yang tidak mengenal kedaluwarsa

Audit portofolio Indonesia Anda

Kami menelaah portofolio terdaftar terhadap paparan Pasal 74 yang diuraikan di atas, lalu melaporkan entri mana yang hari ini dapat dipertahankan, mana yang perlu buktinya dihimpun, dan mana yang memerlukan keputusan.

ask@lexaeternalawfirm.com  ·  WhatsApp +62 882-9613-7090
Jl. Danau Sunter Utara No. 7A, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350  ·  Senin–Jumat 09.00–17.00 WIB

Mengirim permintaan tidak melahirkan hubungan advokat–klien. Mohon tidak mengirimkan rincian perkara yang bersifat rahasia sebelum perikatan jasa hukum disepakati.